NF 10/2018 - Legal

Con una recente sentenza il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha fornito un rilevante orientamento in merito al calcolo del risarcimento in caso di contraffazione di un bene della proprietà intellettuale d’impresa (sentenza n. 7717/2018).

Nel caso di specie si trattava di un brevetto che i consulenti tecnici nominati dal Giudice hanno accertato essere stato utilizzato indebitamente da parte di una società che non ne aveva titolo, violando in questo modo il diritto esclusivo allo sfruttamento economico da parte dell’impresa titolare dell’IP.

Al momento di quantificare il risarcimento dovuto all’azienda danneggiata, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi rilevanti al fine di procedere alla determinazione del danno sulla base dei criteri indicati dal comma 1 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).

Infatti, secondo il collegio, non poteva essere verificata una effettiva correlazione diretta tra le vendite dei prodotti contraffatti e le mancate vendite di quelli originali, dal momento che le scelte di acquisto dei clienti erano determinate anche da altre variabili (anche perché la presenza o meno della componente coperta dal brevetto era di fatto impercettibile per i consumatori).

Pertanto il Tribunale ha calcolato l’entità del danno risarcibile facendo applicazione dell’ultimo comma dell’art. 125 C.p.i., ossia procedendo alla reversione degli utili conseguiti dal contraffattore in favore del titolare del brevetto, e consentendo così a quest’ultimo di recuperare tutte le utilità derivanti dallo sfruttamento della privativa sottratte e fatte indebitamente proprie dal contraffattore.

Nella determinazione del margine operativo lordo oggetto di reversione il Tribunale ha effettuato la differenza tra i ricavi incrementali e i costi incrementali riferibili al prodotto contraffatto, escludendo da tali oneri i costi fissi dell’azienda, in quanto ritenuti “non incrementali”.

In questo modo è stato eliminato dal calcolo il costo del lavoro impiegato per la produzione dei prodotti contratti, trattandosi di una voce che l’azienda avrebbe comunque sopportato anche in assenza dell’attività contraffattoria accertata.